一、案情簡介

2010年11月21日，國家工商行政管理總局商標(biāo)局核準(zhǔn)注冊杭州神州傳媒有限公司（被申請人）于2009年3月4日申請注冊的申請?zhí)枮榈?/span>7232019號“相約西湖”商標(biāo)（爭議商標(biāo)），2011年6月13日杭州名人紀(jì)念館（申請人）對該注冊商標(biāo)向商標(biāo)評審委員會提出爭議申請。

爭議申請人稱其從2002年10月開始，在由其承辦并連續(xù)舉辦10屆的“相約西子湖”系列活動中 對“相約西湖”商標(biāo)的宣傳、使用，已經(jīng)使其在杭州等地區(qū)具有了一定知名度與影響力，爭議商標(biāo)“相約西湖”與申請人長期使用的“相約西湖”商標(biāo)文字構(gòu)成相同，所用服務(wù)類似，爭議商標(biāo)“相約西湖”的注冊是以不正當(dāng)手段惡意搶注申請人已經(jīng)使用并具有一定影響的商標(biāo)。

為證明上述理由，申請人向商標(biāo)評審委員會提交了以下證據(jù)：1.杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會杭州市園林文物局杭西管（2005）321號文件復(fù)印件；2、申請人事業(yè)單位法人證書復(fù)印件；3、申請人及“相約西子湖”活動于杭州日報、錢江晚報、美術(shù)報等相關(guān)媒體的宣傳報道復(fù)印件；4、申請人及“相約西子湖”活動在新浪網(wǎng)、杭州網(wǎng)、浙江在線等網(wǎng)站上的宣傳報道復(fù)印件；5、“相約西子湖”活動宣傳冊及活動照片復(fù)印件；6、“相約西子湖”活動光盤原件。

被申請人答辯稱，其于2007年策劃并執(zhí)行“祝福奧運·心手相連—迎奧運相約西湖手拉手健康徒步走”活動中就開始使用“相約西湖”文字，爭議商標(biāo)的注冊應(yīng)受到保護。被申請人向商標(biāo)評審委員會提交了以下證據(jù)： 1、被申請人企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；2、被申請人所獲榮譽證書復(fù)印件；3、杭州市體育局所出示的證明復(fù)印件；4、“祝福奧運·心手相連—迎奧運相約西湖手拉手健康徒步走”活動及“相約西湖2012杭州市棋王爭霸賽”活動宣傳使用資料復(fù)印件。

綜上所述，雖然被申請人所提供的證據(jù)證明其于2007年9月8日在“祝福奧運·心手相連—迎奧運相約西湖手拉手健康徒步走”活動中曾使用“相約西湖”文字，但申請人提供的證據(jù)表明其從2002年就開始使用“相約西湖”商標(biāo)，證明其不僅早于被申請人使用“相約西湖”商標(biāo)，而且在被申請人申請注冊“相約西湖”商標(biāo)之前已經(jīng)對該商標(biāo)作了廣泛的宣傳，使得該商標(biāo)在相關(guān)公眾中具有了一定的知名度與影響力。并證明了爭議商標(biāo)使用的商品或服務(wù)范圍也與申請人在先使用的“相約西湖”商標(biāo)相同或類似。

據(jù)此，商標(biāo)評審委員會認(rèn)為爭議商標(biāo)“相約西湖”與申請人在先使用的“相約西子湖”商標(biāo)構(gòu)成近似，含義相同，爭議商標(biāo)在組織教育或娛樂競賽、安排和組織大會、組織安排婚慶活動、組織體育比賽、廣播和電視節(jié)目制作、娛樂、俱樂部服務(wù)（娛樂或教育）服務(wù)上與申請人在先使用的服務(wù)在所提供的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)場所、服務(wù)對象等方面密切相關(guān)，屬于類似服務(wù)，故被申請人注冊爭議商標(biāo)的行為已構(gòu)成《商標(biāo)法》第三十一條所指的是以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響商標(biāo)的行為。

2013年5月6日，商標(biāo)評審委員會作出商評字[2013]第12831號爭議裁定書，裁定撤銷爭議商標(biāo)在上述商品或服務(wù)上的注冊申請。

評析

本案中爭議焦點在于被申請人申請注冊爭議商標(biāo)是否構(gòu)成“以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”,而關(guān)鍵就在于對《商標(biāo)法》第三十一條第二款“申請商標(biāo)注冊，不得以不正當(dāng)手段搶注他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”的構(gòu)成要件和具體適用的理解。

（一）在先商標(biāo)已經(jīng)使用并有一定影響

首先，“已經(jīng)使用”是對未注冊商標(biāo)提供保護的一個最基本前提。只有他人將已經(jīng)使用的商標(biāo)申請注冊企圖據(jù)為己有才談得上“搶先注冊”。因此，與商標(biāo)使用有關(guān)的事實和證據(jù)一般應(yīng)該限定在商標(biāo)申請注冊日期之前的時間段內(nèi)。本案中申請人向商標(biāo)評審委員會提交的大量的爭議商標(biāo)申請注冊日（2009年3月4日）之前的使用證據(jù)即可證明其“已經(jīng)使用”這一事實狀態(tài)。

服務(wù)商標(biāo)的使用從廣告宣傳、服務(wù)工具、服務(wù)場所、招聘、服務(wù)公關(guān)用品、帶有服務(wù)商標(biāo)的賬冊、發(fā)票、合同等方面體現(xiàn)。本案中申請人提交的證據(jù)涵蓋了企業(yè)登記文件、報紙、互聯(lián)網(wǎng)的宣傳、報道以及記錄活動實況的光盤等資料，以具備合法性、真實性和關(guān)聯(lián)性的證據(jù)充分證明了其對商標(biāo)的使用。

其次，“有一定影響”是對未注冊商標(biāo)依據(jù)《商標(biāo)法》第三十一條第二款獲得保護所要達(dá)到的程度要求，即商標(biāo)在一定范圍內(nèi)為相關(guān)公眾所知曉。這一標(biāo)準(zhǔn)是一個相對概念，如何判斷帶有很強的主觀性，根據(jù)案件的實際情況需要從個案具體衡量，如從商標(biāo)的使用時間的長短、廣告宣傳的范圍和影響等方面考慮。在本案中，申請人提供的各項證據(jù)均證明在申請人申請注冊爭議商標(biāo)之前就已開始使用“相約西湖”商標(biāo)近十年，并對該商標(biāo)作了廣泛的宣傳，在杭州及周邊地區(qū)已經(jīng)建立起了較高的知名度，達(dá)到了“有一定影響”的程度。

（二）被申請人以不正當(dāng)手段搶先注冊

“不正當(dāng)手段”即惡意，是適用該法條對商標(biāo)搶注者主觀心理狀態(tài)的要求。何為“惡意”？一般認(rèn)為其是與“善意”相對而言的。民事法律中，我們認(rèn)為“善意”即為不知情或不應(yīng)該知情，據(jù)此，知情或應(yīng)該知情而仍為之則可斷定行為人具有“惡意”。在惡意搶注商標(biāo)爭議中，一般可參考在先使用商標(biāo)的知名度、商標(biāo)申請人與在先使用人所處地域范圍的遠(yuǎn)近、雙方有無經(jīng)貿(mào)往來或糾紛等因素判斷商標(biāo)申請人是否知曉在先商標(biāo)的存在，即是否存在主觀惡意。

本案中被申請人與申請人同處杭州，相距很近，地理位置上的便利已為被申請人知曉申請人在先使用“相約西子湖”商標(biāo)提供了便利。此外，申請人提交的證據(jù)表明杭州各權(quán)威、知名報紙以及主流網(wǎng)站都對其在先使用的“相約西子湖”商標(biāo)作了廣泛的報道與宣傳，更增加了被申請人知悉申請人在先使用“相約西子湖”商標(biāo)的可能性。綜上所述，可以推定被申請人在明知或應(yīng)知他人在先使用并有一定影響的“相約西子湖”商標(biāo)情形下仍搶注近乎相同的“相約西湖”商標(biāo)，意圖利用他人商標(biāo)已經(jīng)建立起來的聲譽謀取不正當(dāng)利益，構(gòu)成“以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”。

作者單位：杭州德龍商標(biāo)代理服務(wù)有限公司