一.江南布衣案件概述

2009年12月6日國家工商行政管理總局商標局初步審定并公告（在2009年總第1194期《商標公告》中）了申請人為張雪明（即被異議人）的第5345177號“江南布衣；JNBY”（即被異議商標），杭州江南布衣服飾有限公司（異議人）認為被異議商標的外文部分是對其在25類上注冊的第1278514號“JNBY”馳名商標的復制和摹仿；與異議人在第35類在先注冊的第1963487號“JNBY”（即引證商標）的商標相同；被異議商標所指定的服務項目與異議人在先使用的服務項目存在一定的關(guān)聯(lián)性，易使消費者對服務的來源產(chǎn)生混淆，且被異議商標的中文部分與異議人在先商號權(quán)相沖突，其注冊必將引起消費者誤認、致使異議人在先權(quán)利受到損害。為證明上述理由，異議人提供以下證據(jù)：（1）“江南布衣”、“JNBY”的商標注冊證，證明異議人擁有“江南布衣”、“JNBY”商標的專有權(quán)（2）店面照片、最早使用證明等證據(jù)來證明異議人在先使用“JNBY”、“江南布衣”商標。（3）商標局在管理案件中認定馳名商標的信息、2009年“江南布衣”被認定為浙江省知名商號、企業(yè)所獲榮譽等證明異議人商標在公眾中有著較高的知曉度和影響力。

綜上所述，異議人僅提供了獲得馳名商標的證據(jù)來證明其馳名度，請求以馳名商標對其進行保護。

2012年1月13日，商標局的（2012）商標異字第02055號關(guān)于“江南布衣JNBY”商標異議裁定書中裁定被異議商標“江南布衣JNBY”與異議人引證在先注冊的“JNBY”商標使用商品或服務未構(gòu)成類似。異議人稱被異議人復制、模仿其馳名商標并侵犯其在先商號權(quán)證據(jù)不足。

異議人對此裁定不服，向商評委提出異議復審，在異議復審中異議人以在被異議商標注冊申請前，異議人的第25類第3005446號“江南布衣”、第1278514號“JNBY”商標具有較高知名度。被異議商標的中、英文部分分別是對異議人商標的復制和模仿，損害了異議人的馳名商標，并請求商評委認定其“江南布衣”、“JNBY”兩商標為馳名商標。異議人為此提供以下證據(jù)證明上述觀點：1、申請人企業(yè)相關(guān)情況：異議人于1994年創(chuàng)立了“JNBY”、“江南布衣”品牌，2004年授權(quán)許杭州慧康服飾有限公司使用。異議人專柜及店鋪遍布全國多個省市（包括香港、臺灣），其產(chǎn)品遠銷國外，已經(jīng)發(fā)展成為經(jīng)營品牌服裝為主的大型服飾企業(yè)，在國內(nèi)女裝行業(yè)處于領先地位。2、“江南布衣”、“JNBY”商標注冊及使用持續(xù)時間證據(jù)。3、“江南布衣”、“JNBY”商標宣傳持續(xù)時間、程度和地理范圍證據(jù)：異議人對其“江南布衣”、“JNBY”商標作了持續(xù)廣告宣傳，宣傳方式包括報刊雜志、展示會、戶外廣告燈，發(fā)布媒體有《絲綢時尚》、《搜城》、《時尚北京》《ELLE世界時裝之苑》、《女友》、《瑞麗》、《都市快報》等。4、“江南布衣”、“JNBY”商標受保護記錄的有關(guān)證據(jù)：2010年申請人服裝商品上的“JNBY”商標被國家工商總局商標局在管理程序中認定為馳名商標。5、“江南布衣”、“JNBY”商標馳名的其他證據(jù)：異議人產(chǎn)品銷售廣泛，主要銷售區(qū)域包括浙江、福建、山東、河南、湖北、四川、貴州、云南、陜西、廣東、北京、上海等地。2003年以來申請人的銷售額、凈利潤額、繳納稅金等；異議人從2002年以來獲得的多項榮譽。

2013年1月21日，商評委的商評字【2013】第01726號裁定書裁定：在被異議商標申請注冊之前，異議人第3005446號“江南布衣”、第1278514號“JNBY”經(jīng)異議人長期大量使用和宣傳，具有較高知名度，可以認定為服裝（休閑女裝）商品上的馳名商標。被異議商標與兩引證商標構(gòu)成近似商標，被異議商標所指定使用的服務與異議人上述馳名商標所賴以馳名的服裝商品在銷售場所、消費對象等方面存在密切關(guān)系，普通相關(guān)公眾施以一般注意力難以區(qū)分，易認為冠以被異議商標的服務系由異議人提供，或認為被異議人與異議人之間存在某種聯(lián)系，從而誤導公眾。被異議商標已構(gòu)成《商標法》第十三條第二款所指情形，即構(gòu)成對未在第35類上注冊的江南布衣馳名商標的侵權(quán)。商評委于2012年12月31日在異議復審案件中認定“江南布衣”為馳名商標。

二．對江南布衣案件的分析

江南布衣的異議與異議復審出現(xiàn)的截然不同的結(jié)果，筆者認為有以下幾個原因：

（1）馳名商標的本質(zhì)對被異議商標申請注冊日之前所要求保護商標客觀事實狀態(tài)的保護。馳名商標不是一個榮譽稱號，也不是商標的一種分類，而是一種應當受到保護的事實狀態(tài)?！?/span>馳名商標認定和保護規(guī)定》第十二條：當事人要求依據(jù)商標法第十三條對其商標予以保護時，可以提供該商標曾被我國有關(guān)主管機關(guān)作為馳名商標予以保護的記錄。可見認定為馳名商標是作為一種保護記錄，是對客觀事實的反映，但客觀事實又是隨著現(xiàn)實事實的變化而發(fā)展，所以就要求馳名商標的認定是個案認定。

（2）馳名商標的認定原則為“個案認定，被動保護”原則。馳名商標認定中所指的"個案"，是一個特殊的商標侵權(quán)案件，不是一般意義上的侵犯注冊商標專用權(quán)的案件。馳名商標的"個案認定"是指，馳名商標的認定必須以一個符合規(guī)定的案件的出現(xiàn)作為認定工作的啟動程序。在這個案件出現(xiàn)后，當事人向有權(quán)機關(guān)主張自己的商標是馳名商標，相應的有權(quán)機關(guān)對該商標是否符合條件進行審查，并確定其是否是馳名商標，從而使案件得以最終解決。

根據(jù)我國商標法律相關(guān)規(guī)定，我國認定馳名商標是個案認定原則。馳名商標個案認定意味著在這個案件中認定為馳名商標并不代表在下個案件中該商標仍具備馳名商標考慮的因素。所以雖然“JNBY”商標被商標局于2010年月5日認定為馳名商標，但是在本案異議階段因為只提供獲得馳名商標的證據(jù)，沒有提供相應的符合馳名商標認定因素的證據(jù)，所以在異議階段被商標局以侵犯其馳名商標的證據(jù)不足為由裁定異議理由不成立。異議復審階段由于異議人提供了相應證明其馳名的證據(jù)，所以獲得商評委的支持，取得異議復審的成功。此案的兩種結(jié)局很好的證明了馳名商標個案認定的原則。

（3）異議人所采用的策略問題。江南布衣獲得異議復審的成功不僅與異議人提供的相關(guān)證據(jù)有關(guān)，跟異議人采用的策略更是關(guān)聯(lián)密切。在異議復審階段，異議人是以其擁有的第25類第3005446號“江南布衣”、第1278514號“JNBY”商標具有較高知名度，被異議商標的中、英文部分分別是對其兩商標的復制和模仿，損害了其的馳名商標，并請求商評委認定“江南布衣”、“JNBY”兩商標為馳名商標。

三．對以馳名商標為由提起案件的借鑒

（1）證據(jù)提供方面的借鑒。《馳名商標認定和保護規(guī)定》中明確規(guī)定了馳名商標是作為一種保護記錄，所以在證據(jù)提供方面提供認定為馳名商標的信息是遠遠不夠的，還需要提供認定馳名商標應考慮的五方面因素的證據(jù)。即相關(guān)公眾對該商標的知曉程度、該商標使用的持續(xù)時間、該商標的任何宣傳工作的持續(xù)時間、程度和地理范圍、該商標作為馳名商標受保護的記錄、該商標馳名的其他因素。企業(yè)可以提供新聞媒體報道、領導關(guān)懷等證據(jù)來證明該商標的知曉度，提供該商標的注冊證、最早使用發(fā)票合同、實際使用的照片等證據(jù)證明該商標使用情況，通過對各類媒體宣傳的發(fā)票、合同、宣傳的資料等證據(jù)的提供證明該商標的宣傳情況，證明作為馳名商標受保護的記錄可以選擇以往認定的馳名商標記錄、公司的商標管理制度、維權(quán)記錄等證據(jù)，關(guān)于其他因素方面可以考慮行業(yè)標準的制定、該商標的主要商品近三年的產(chǎn)量、銷售量、銷售收入、利稅、銷售區(qū)域等有關(guān)材料。在證據(jù)提供方面可以參照上述的要求但不限于上述材料的范圍，材料提供的目的是為了證明該商標的馳名度。

（2）案件策略方面的借鑒。策略方面主要為企業(yè)平時的商標使用及提起申請時的策略問題兩方面論述。

企業(yè)一般會注冊多個商標，并會在該企業(yè)主要使用的商品（服務）或類似商品（服務）以外的其他不同類別的商品或服務上注冊若干個防御商標。企業(yè)對商標的建設與保護雖有了一定的重視，但是在使用上面還是存在眾多問題。如在廣告宣傳中沒有標注商標，在商標使用中沒有規(guī)范使用，與注冊的商標存在字體、大小寫方面存在區(qū)別等問題。也許在日常的經(jīng)濟往來中并沒有造成不便，但是一旦發(fā)生侵權(quán)糾紛時，提供證據(jù)就必須是所引證商標的證據(jù)。一旦證據(jù)的提供無法證明是引證商標的情況就很容易出現(xiàn)敗訴的結(jié)果。所以企業(yè)在日常的商標使用中應重視商標的標記，無論在廣告宣傳還是日常的商品銷售中都需標明商標，在使用時應與注冊的商標一致，并在日常交易中保留商標知名度、使用情況的相關(guān)證據(jù)。

一旦企業(yè)在進行維權(quán)過程中需要以馳名商標作為抗辯理由時，企業(yè)一定要重視，不要以為以往獲得過馳名商標的保護就仍能在本案中獲得保護，從而只提供了馳名商標認定信息單一的證據(jù)，這樣極易造成請求得不到認可。所以在證據(jù)材料的準備方面企業(yè)還是需要積極的參照馳名商標的考慮因素提供相應的證據(jù)。選取的引證商標既要考慮到該商標本身與提起欲撤銷商標的近似度，商品使用的關(guān)聯(lián)性，而且要考慮到該引證商標實際使用過程中的知名度與影響力，以便相關(guān)證據(jù)的搜集。